Товарный знак отсутствует

Действующий товарный знак, как и фирменное наименование, являются средствами индивидуализации продукции. Возникает закономерный вопрос, чем товарные знаки отличаются от фирменного наименования?

Целью фирменного наименования продукта – индивидуализация самого производителя. Правом его обладания и присвоения имеют только коммерческо – производственные структуры. Правообладателями товарного знака могут являться и представители индивидуального бизнеса.

Имеются отличия и в форме представления этих двух субъектов индивидуализации продукции. Фирменное наименование имеет графическое, преимущественно текстовое наименование. Реестр товарных знаков включает звуковые и объемные отображения этого средства индивидуализации.

Срок действия фирменного наименование неограничен, товарный знак подлежит перерегистрации максимум через 10 лет. Вопреки тому, что фирменное наименование, и товарный знак несут однозначную функцию, регистрация товарного знака обязательна, а фирменное наименование не требует этой процедуры.

Вам нужно зарегистрировать товарный знак? Звоните прямо сейчас!

При рассмотрении первых частей заявок на поставку товара при осуществлении закупок в форме электронного аукциона, или при рассмотрении и оценке заявок в ходе запроса котировок, у заказчиков иногда возникает вопрос. Если заявка, предоставляемая участником, полностью соответствует требованиям 44-ФЗ, а товарный знак, или наименование продукции, которое позволяет его идентифицировать отсутствует. То заявку отклонить или допустить?

Отсутствует товарный знак в первой части заявки участника электронного аукциона

Чтобы участник смог принять участие в закупочном процессе, который осуществляется путем проведения электронного аукциона его заявка должна быть допущена. Для этого требуется предоставить на рассмотрение заказчику первые части заявок, которые составлены в соответствии с действующими нормами 44-ФЗ.

Так, условие о том, что в первой части предоставляемой участником заявки будет указание на товарный знак, а именно, его словесное обозначение должно выполняться только в том случае, если товар защищен товарным знаком, маркой, следовательно, если у товара, который намеревается поставить победитель, нет товарного знака, то и отсутствие его наименования в первых частях заявок не нарушает действующих правовых норм, и соответственно, причин для отклонения по данным основаниям нет.

В частности, положениями ГК РФ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанность по регистрации товарных знаков не установлена соответственно товар, предлагаемый к поставке может не иметь товарного знака, а обязанность устанавливать имеет товар подобный знак или нет у аукционной комиссии отсутствует, она проверяет заявку на соответствие 44-ФЗ.

Аналогичной позиции придерживается ФАС, например, решение от 5 мая 2015 г. по делу № КГОЗ – 176/15, решение от 6 июля 2015 года № 44-2164/15 и сложившаяся судебная практика решение Арбитражного суда Алтайского края от 4 июня 2015 г. по делу № А03-5996/2015.

Отсутствует товарный знак в котировочной заявке

Рассмотрим ситуацию, когда заказчик для определения поставщика избрал такой способ как запрос котировок. Для начала проведем анализ норм 73 статьи закона 44-ФЗ. Так, вышеуказанная статья содержит исчерпывающий список информации и необходимых документов, которые включает извещение. Закон не содержит требование о том, что в извещении должны присутствовать товарные знаки, а также фирменные наименования и знаки обслуживания.

Следовательно, заявка на участие в запросе котировок, предоставленная участником, и не содержащая соответствующих словесных обозначений товарных знаков, марок соответствует действующим правовым нормам и не подлежит отклонению.

Вывод

Исходя из толкования норм 44-ФЗ, анализа сложившийся практики решений ФАС и судов, а также на основании письма Министерства экономического развития РФ от 16 января 2017 г. № Д 28и-252 можно сделать вывод, что отклонение заявок на участие в закупке только по основаниям, что отсутствует наименование товара неправомерно.

В этой статье Григорий Храбров (директор по стратегии Brandson) подробно рассказывает о том, как и зачем это (национальный туристический бренд) делается.

Мы начнем с начала, т.к. опыт наш довольно однозначно показывает: у большинства непрофильных специалистов отношение к проблематике юридического и, в частности, патетного сопровождения брендинга зачастую можно охарактеризовать именно как «наивное».
Что такое товарные знаки и зачем их регистрировать
«Товарный знак» – это универсальный российский термин (наряду с более редко используемым «знак обслуживания»), описывающий юридически зарегистрированное в специальной базе, поддерживаемой государственным или международным регистратором, и законодательно защищаемое обозначение, однозначно связанное с тем или иным товаром, услугой, юр.лицом или предпринимателем.
Регистрация товарного знака делает подателя заявки правообладателем, способным единолично распоряжаться своей интеллектуальной собственностью, в том числе в коммерческих целях, а также защищать ее от неправомерного использования другими лицами и субъектами рынка. Товарный знак в Википедии
Товарные знаки – это один из трех основных типов защищаемых патентным правом объектов. Два других – это изобретения и промышленные образцы (Patents и Industrial Designs в международном праве). В задачи нашей статьи не входит рассмотрение иных видов патентной и интеллектуальной собственности, поэтому, упомянув данные объекты защиты, мы тут же их напрочь забудем. Как и пресловутый copyright.
Вернемся к товарным знакам – даже внутри этой группы объектов, точнее в разговоре о ней, возможна определенная терминологическая путаница.
«Торговая марка» – это дословная калька с юридически аналогичного термина trademark, используемого в международном (прежде всего в американском) патентном праве.
Однако исторически сложилось так, что в России единственным юридически валидным вариантом является «товарный знак» («знак обслуживания»), поэтому и мы будем использовать именно этот термин. «Торговая марка» в РФ – это всего лишь вульгарное, бытовое выражение. Все понимают о чем речь, но использовать его в отраслевых текстах – непрофессионально, что ли.
Наконец, раз уж речь зашла о туристическом бренде, давайте сделаем необходимую оговорку и относительно самого термина «бренд».
Так уж повелось в России, что очень часто понятие «бренд» многие его «юзеры» буквально приравнивают к понятиям «логотип», «знак» – и соответственно «товарный знак». А «брендированием» называют процесс нанесения оных знаков на разные носители. Если вдаваться в этимологию слова «бренд» (brand – англ.), то эта вульгаризация выглядит в целом вполне уместной. Изначально brand – это клеймо, тавро, ставившееся на товары, скот и людей.
Однако сегодня в среде профессионалов маркетинга, рекламы, коммуникаций и вообще продвижения товаров и услуг «бренд» принято понимать в заметно более виртуальном смысле – как набор представлений и ассоциаций целевой аудитории (ЦА) с тем продуктом, который и получает дополнительный «нематериальный объем», дополнительную ценность благодаря брендингу как коммуникативно-маркетинговой технике. «Бренд» также по факту вбирает в себя понятия уникальности и «самости» (identity) брендированного продукта.
Штука в том, что бренд – понятие не формализуемое и не подлежащее защите юридически. Каждый раз когда мы говорим «компания А приобрела у компании Б права на использование бренда С», мы делаем метонимический перенос: на самом деле можно только приобрести права на бренд, зарегистрированный в качестве товарного знака.
Я знаю бренд, который никак не зарегистрирован. Что с ним не так?
Отлично. Еще один важный «поинт»: регистрация в качестве товарного знака совершенно не обязательна для существования бренда, марки, имени.
Можно стать «брендом» без всяких регистраций. Но – если мы возвращаемся в профессиональное поле – именно что «брендом» в кавычках.
В современном брендинге принято именовать брендом только зарегистрированные в качестве товарных знаков информационные единицы.
Дело в том, что зарегистрированный бренд – это уже не просто ваш виртуальный интеллектуальный капитал, ваше портфолио. Это уже полноценный коммерческий инструмент. Маркетинговый, финансовый. Это ваш Капитал в самом капиталистическом смысле слова. Он приносит деньги, ценность, стоимость. Он сам есть ценность и стоимость, его можно купить и продать. Реальная капитализация возможна только для защищаемого бренда. Т.е. – зарегистрированного.
Наиболее явно эта разница подчеркнута в американском праве. Все мы знаем значки ® и ™, но мало кто понимает разницу.
Юридически она существует именно в юрисдикции США: символ ® означает ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ товарный знак (registered trademark) и может быть использован только в сочетании с таковым. В то время как ™ – это обозначение марки (бренда), не имеющего регистрации. Его может использовать владелец любого знака, желая показать, что это именно «торговая марка», а не просто слово, картинка и т.п.
В США подобные марки именуют common law trademarks (торговые марки общего права), что означает возможность их защиты в рамках этого самого common law, т.е. по сути локального прецедентного права. В футболе это называлось бы «на усмотрение арбитра», причем как правило вердикт носил бы реально локальный характер (в пределах конкретного штата или еще более скромных административных единиц). Википедия: Unregistered trademark
В России, насколько нам известно, аналога данной форме юридического существования марок не существует, так что защищать у нас можно только «товарные знаки».
Где и как регистрировать товарные знаки?
Товарные знаки регистрируются в некой национальной или международной юрисдикции. Прежде всего, как правило, это национальная юрисдикция, осуществляемая от имени правительства определенного государства национальным регистратором.
В России таким регистратором является ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности. Международными регистрациями заведует WIPO – World Intellectual Property Organization. В каждой уважающей себя стране есть свое национальное IPO. Кроме того, есть единые регистраторы Европейского Союза и стран Африки. Защита каждого товарного знака осуществляется только в той юрисдикции, где он зарегистрирован.
Для международной защиты владелец предназначенного к защите знака (бренда) должен подавать либо отдельные заявки каждому отдельному регистратору, либо единую заявку в системе Мадридского протокола (соглашения), позволяющую зарегистрировать свой знак во всех странах (юрисдикциях), подписавших это соглашение.
Администрирует данную заявку WIPO, однако результат процедуры определяется совокупностью частных решений каждого регистратора о возможности защиты данного знака в конкретной юрисдикции. Иными словами, вашу заявку часть регистраторов может удовлетворить, а часть отклонить (если найдет регистрацию невозможной в силу тех или иных препятствий или несоблюдения условий – они не совпадают в силу отличий в законодательствах разных стран).
В идеальном случае сегодня одним махом можно защитить свой товарный знак в 98 юрисдикциях (96 национальных, ЕС и Африка), входящих в Мадридскую систему.
Отлично. Ай-да регистрировать?
Не все так быстро и просто. Регистрация (точнее, подача заявки) стоит денег. Заметных денег. Международная – особенно заметных.
Чтобы не разориться, стоит узнать немного больше о тонкостях данного процесса.
Товарные знаки бывают разные. Типы товарных знаков определяются видами информации как таковой. Выделяют:

  1. текстовые
  2. графические (изобразительные)
  3. объемные (трехмерные)
  4. обонятельные
  5. звуковые
  6. комбинированные (сочетание различных типов элементов в единой композиции)

Скажем сразу, что обонятельные товарные знаки редки и существуют не во всех юрисдикциях, звуковые (чаще всего это то, что известно нам как джинглы) ограничены природой носителей, а объемные по сути представляют собой реальные вещи или их модели (например, фирменная бутылка Coca-Cola или «неведома зверушка-иммунитет» от Имунеле), также довольно ограниченного использования.
Мы же будем говорить, прежде всего имея в виду 3 основных вида знаков – текстовые, графические и комбинированные.
Текстовые товарные знаки – это слова или выражения, служащие обычно вербальными элементами идентификации марки (бренда): имя марки (нейм или, говоря еще более профессиональным языком – фонотип), слоганы, дескрипторы, заголовки и так далее.
Обратим внимание, что регистратору нет типологической разницы между именем SNICKERS и формулой «Не тормози – сникерсни». И то, и другое может быть зарегистрировано в качестве текстового товарного знака.
И будучи зарегистрировано – станет защищено от недобросовестного использования третьими лицами. В том числе и от незаконнорожденных близнецов «схожих до степени смешения».
Как правило, в качестве такого знака регистрируют только сам фонотип, однако нередко владельцы бренда считают логичным потратиться и на «второстепенные» вербальные идентификаторы, особенно если они несут в себе заметный коммерческий потенциал.
Графические товарные знаки – это изображения. Во всем богатстве смыслов этого слова. Это может быть продукт живой или компьютерной графики, исполненный в различных техниках, черно-белый или цветной. Важно лишь, чтобы он мог быть достоверно и однозначно отображен на бумаге и/или экране. Все, что невозможно отобразить на этих классических носителях, относится к другим типам знаков – будь то звуковые и обонятельные, либо же трехмерные или голографические (да, сейчас постепенно появляется практика регистрации и таких знаков).
Графический объект регистрируется и защищается как единое целое, во всей совокупности его свойств – формы, пропорций, цветового решения, узоров и текстур.
Комбинированные объекты регистрируются как композиция, которая может оцениваться аналогично графическому изображению, т.е. целиком, включая имеющиеся в ее составе вербальные элементы, но может и трактоваться как группа элементов, часть из которых может быть выведена из защиты ввиду неохраноспособности или противопоставления существующему знаку.
Такие знаки часто используются при необходимости обойти те или иные ограничения в регистрации.
Наше дальнейшее повествование будем в основном посвящено именно комбинированным знакам, ибо, как мы увидим далее, территориальные бренды по природе своей обычно построены на использовании неохраняемых элементов.
Что еще за неохраняемый элемент? Куда смотрит закон?
Закон смотрит, как ни странно, в сторону свободы. И пытается «не навредить».
Представьте себе жизнь в мире, где все слова и понятия, изображения и предметы зарегистрированы в качестве товарных знаков – страшно, да?
Во избежание этого «копирастического ада» закон (мы про наш, российский, но и законы других юрисдикций делают это) четко определяет несколько типов неохраноспособных элементов. Процитируем соответствующий документ – статью 1483 Гражданского кодекса РФ:

  1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
    1. вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
    2. являющихся общепринятыми символами и терминами;
    3. характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
    4. представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

    Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

  2. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 ГК РФ, или сходны с ними до степени смешения, а именно:
    1. Государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);
    2. Сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;
    3. Официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

    Указанные официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

  3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
    1. Являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
    2. Противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

И еще один документ, «расшивающий» понятие «не обладающие различительной способностью» – «Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков», пункт 34:

    К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

    • простые геометрические фигуры, линии, числа;
    • отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
    • общепринятые наименования;
    • реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
    • сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

    К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки на регистрацию соответствующего товарного знака утратили такую способность отличать товары/услуги одного производителя/исполнителя от других в результате их широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Таким образом, нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака, например, слово «молоко» или термин «товарный знак». Нельзя зарегистрировать просто треугольник или «единицу». И точно так же не допускается регистрация в данном качестве самого слова «Россия» или официальной символики нашего государства. Равно как названий и символики иных государств.
Именно поэтому в территориальном брендинге обычно защищают визуальные композиции (в которых названия стран или местностей являются неохраняемым элементом) или строго графические знаки.
Окей. Это было немного утомительно, но теперь-то уж можно подавать заявку?
Запросто. Подавать можно сколько угодно. На сколько хватит денег. Вот только никто не гарантирует вам, что заявку вашу утвердят. В базах регистратора хранится масса ранее зарегистрированных товарных знаков. Их тут тысячи!
Подаваемые вами на регистрацию знаки будут проверяться экспертами организации-регистратора на столкновение с правами третьих лиц, т.е. прежде всего на совпадение (полное или частичное) с уже существующими товарными знаками.
Как вы желаете защитить свое творение от копирования и использования иными лицами, так и действующие правообладатели защищались своими заявками от вас. Да, именно от вас.
Почему от вас, ведь вы честны, как папа Франциск? Попробуйте убедить в этом эксперта! Создайте свой уникальный знак, который еще не пришел ни в одну умную голову. Попробуйте.
Это не шутка: во многих товарных классах давно уже яблоку некуда упасть, особенно если это касается текстовых знаков. Все простые имена давно заняты, посложнее – тоже. Кое-где заняты даже все вычурные и уже почти не осталось свободных хитровыдуманных.
Так что не удивляйтесь всем тем не очень-то вменяемым фонотипам, что встречаются вам порой на прилавках и в рекламе. Не от хорошей жизни они.
Создать уникальную графику, как правило, легче.
Комбинированные же знаки, как мы уже сказали, чаще всего именно для того и используются, чтобы можно было защититься с вменяемо высокой вероятностью.
Кстати, мы упомянули товарные классы. Напомним, что все товары и услуги, существующие в мире, разделены на 45 классов по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), и одинаковые знаки могут параллельно существовать в разных классах – в любом доступном вам по деньгам (регистрация в каждом классе оплачивается отдельно) и по отсутствию противопоказаний количестве.
Большие бренды обычно регистрируют себя (как минимум пытаются) во всех классах сразу. Самые большие (и давние, с историей) спешат попасть в число признанных «общеизвестными» (это термин), что автоматически защищает их везде.
И что – все в руках неизвестного эксперта?
Всё да не всё. Формально существуют как довольно подробные (даже не пытаемся цитировать их тут) правила выявления степеней схожести знаков. Формально можно не согласиться с отказом в регистрации и оспорить его в судебном порядке.
Неформально – всё упирается в живых людей и долгие процедуры.
Бороться за свой знак лучше ДО, чем ПОСЛЕ и тем более чем ВМЕСТО.
Во-первых, наймите лучшие умы, которые смогут написать и изобразить для вас реально уникальные вещи. Эти умы, если они действительно профи, уже знают, как провести приблизительную проверку будущих товарных знаков. Но я вам по секрету скажу, что вы можете сделать это сами, зарегистрировавшись на сайте ФИПС и расставшись с некоторым запасом денежных средств. Это, будем считать, во-вторых.
В-третьих, самое время обратиться к специалистам, не только съевшим собаку на патентной регистрации, но и лично знающим иную собаку-эксперта, а фактически – своего коллегу, работающего на стороне регистратора.
Именно они, патентные поверенные, помогут вам выбрать оптимальные для защиты варианты товарного знака, стратегию регистрации в различных товарных классах и юрисдикциях, а также подготовят и подадут ваши заявки и даже порой смогут сопроводить их неформально, зная или самих экспертов патентных ведомств (а значит, и более точно прогнозируя принимаемые ими решения) или как минимум их текущую внутреннюю кухню, классические актуальные мотивы отказов и способы их законного преодоления. Равно как и некоторые неформальные факторы, которые конечно же всегда есть в реальной жизни и которые могут сработать как против вашей заявки, так и в ее пользу.
Так что там в итоге с российским турбрендом? Что заявка? Что приборы?
А приборы показывают последние месяцы большой работы, и на этом этапе в игру как раз и вступили те самые специалисты, в нашем случае это специалисты по патентному праву агентства Ernst&Young, сопровождающие подачу заявки на регистрацию товарных знаков нового национального туристического бренда России.
Они проанализировали потенциальную охраноспособность и шансы на регистрацию в качестве товарных знаков каждой концепции, вошедшей в лонг-лист по итогам нескольких месяцев активной работы лучших бренд-мастеров нашей страны.
В итоге определенные концепты были рекомендованы как наиболее перспективные в плане регистрации, кроме того, по каждой концепции были даны рекомендации по преодолению возможных противопоставлений среди существующего массива зарегистрированных товарных знаков.
Давайте рассмотрим на конкретных примерах некоторые из способов повышения шансов на успешную регистрацию, связанные непосредственно с содержанием будущего товарного знака, подразумевая, что другие потенциальные столкновения в области прав (например, использование в композициях чужой интеллектуальной собственности как то авторские шрифты, строки текста и т.п.) для нашего случая неактуальны ввиду безусловной оригинальности представленных работ.
При этом мы исходим из желания заказчика проекта зарегистрировать национальный турбренд сразу во всех классах МКТУ – по понятных причинам.

  1. Система нечеткого поиска по базам товарных знаков ФИПС позволяет находить подобные (довольно далекие) сходства в композициях товарных знаков.
    В данном случае основная проблема не в чистой возможности противопоставления ключевых (буквально – скелетных) графических элементов двух знаков, а в том, что предлагаемый к защите знак за вычетом потенциально спорного элемента (стрелы) состоит исключительно из неохраняемых элементов.
    Таковые могут быть в составе комбинированного знака, но только, если они «не занимают доминирующего положения в нем». Очевидно, здесь это не так.
    Это объясняет экспертную оценку «Дальнейшую работу с проверяемым обозначением полагаем возможной… однако… не рекомендуем»

    Иллюстрация: Ernst&Young
  2. Данный случай демонстрирует принцип сравнения текстовых элементов товарного знака: любая вербальная конструкция проверяется по каждому слову в отдельности, равно как и по их сочетаниям.
    Мы видим, что вполне уникальный графически знак в своей текстовой части состоит из неохраняемых (Россия) и неуникальных (остальные 2 формулы) элементов.
    Соответственно, отсюда рекомендация – заменить эти 2 формулы уникальными, не имеющими противопоставлений.

    Иллюстрация: Ernst&Young
  3. В данном случае англоязычный вариант знака может быть противопоставлен существующему знаку, однако он, по мнению экспертов, не требует изменений – преодоление риска противопоставления здесь происходит само собой – на семантическом уровне. Слово в составе осмысленного словосочетания перестает равняться самому себе взятому отдельно.
    Как правило, в подобных случаях эксперты решают вопрос в пользу будущего знака, иначе однословные знаки закрывали бы дорогу регистрации практически любых фраз, где они используются.

    Иллюстрация: Ernst&Young
  4. Этот вариант демонстрирует подход к сравнению графических товарных знаков. Риск эксперты оценивают как довольно низкий, но для полной гарантии предлагают изменить цветовое решение нового знака.
    Эта рекомендация носит очевидно общий характер – в каких-то случаях она была бы разумной, однако для нашей истории это практически неприемлемо – синий и красный цвета входят в состав знака именно как цвета российского флага, и без них композиция теряет смысловую цельность.

    Иллюстрация: Ernst&Young
  5. Вариант почти полностью текстового знака, оцениваемый как имеющий высокий риск противопоставления, непреодолимого в пределах данного знака.

    Иллюстрация: Ernst&Young
    Ну и наконец, один из вариантов практически беспроблемного знака, не требующего никакой доработки по результатам предварительной экспертизы. И это, кстати, мой личный фаворит среди всех дошедших до данной стадии концепций.
  6. Он действительно отличается от других претендентов, и в нем намного ярче выражен свободный и слегка беспорядочный российский дух.

    Иллюстрация: Ernst&Young

Оставьте комментарий